Проблемы ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак традиционно вызывали интерес в научной литературе[1] как среди теоретиков, так и практиков. Гражданско-правовая ответственность, к которой относится и ответственность в сфере интеллектуальной собственности, обладает такими функциями, как компенсаторная (правовосстановительная) и штрафная.
Термин «компенсация» используется в различных аспектах жизнедеятельности и происходит от латинского compensatio, что в переводе означает возмещение, уравновешивание[2]. В доктрине при описании характера мер ответственности используются термины «восстановительный» и «компенсационный» в качестве синонимов[3].
Вместе с тем отмечается, что установленные в российском законодательстве способы расчета компенсации (речь идет преимущественно о двукратном размере стоимости контрафактных товаров, права на использование) не позволяют учитывать всю совокупность обстоятельств, имеющих значение для справедливого разрешения правового конфликта, вызванного неправомерным использованием чужого товарного знака. Поэтому, как отмечается в юридической литературе, при применении рассматриваемой меры гражданско-правовой ответственности на первый план выходит штрафная функция, а не восстановительная, при этом создаются условия для злоупотребления правообладателями своими правами[4].
Кроме того, как и для любого вида юридической ответственности, для ответственности за нарушение исключительного права характерны превентивная, воспитательная, охранительная, регулятивная и другие функции.
Функции ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак как гражданско-правовой ответственности обусловлены целями, ради которых она установлена, ее социальной значимостью. Основные задачи товарных знаков, как известно, заключаются в индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, привлечении потребителя и, соответственно, увеличении дохода правообладателя, а для потребителя – и в обеспечении определенного качества товара.
Функции ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак могут быть представлены следующим образом:
• штрафная, заключающаяся в применении санкций к нарушителю и неотвратимости наказания;
• компенсаторная, или правовосстановительная, состоящая в восстановлении положения, существовавшего до нарушения права лица, чье исключительное право на товарный знак было нарушено;
• предупредительная (превентивная) имеет целью предупреждение совершения новых правонарушений относительно товарного знака как самим нарушителем, так и другими лицами;
• стимулирующая, подразумевающая побуждение субъектов к добросовестному поведению;
• стабилизирующая, сводится к поддержанию гражданского оборота прав на товарные знаки и соответствующие товары на правовых началах;
• охранительная имеет целью охрану прав и законных интересов граждан (как правообладателей, так и других лиц);
• регулятивная функция реализуется через определение составов правонарушений и мер юридической ответственности за их совершение;
• воспитательная, заключается в поддержании в обществе чувства убежденности в неотвратимости наступления неблагоприятных последствий для нарушителя.
Все функции тесно связаны между собой и проявляются применительно к категории исключительного права на средства индивидуализации, в том числе на товарный знак, иногда с некоторыми специфическими особенностями. Так, нарушение исключительного права на товарный знак может затронуть не только интересы правообладателя, но и потребителя, вплоть до причинения вреда его жизни и здоровью. Реализация таких функций, как охранительная и штрафная (путем изъятия контрафактных товаров из оборота), позволяет защитить потребителя товара. Превентивная функция может быть реализована и через механизм претензионного рассмотрения спора[5], предотвращающего в некоторых случаях обращения в суд.
Компенсаторная функция, реализуемая путем возмещения убытков, выплаты компенсации, защищает интересы правообладателя. Применение указанных функций, в свою очередь, направлено на обеспечение стабильности экономического оборота в целом, поскольку побуждает производителей обеспечивать то качество товара, на уровень которого рассчитывает потребитель и который определяется товарным знаком.
Статья 1515 ГК РФ определяет перечень способов защиты исключительного права на товарный знак, через которые реализуются функции рассматриваемого вида ответственности. Например, возмещение убытков, выплата компенсации, изъятие товаров из оборота и удаление незаконно нанесенных обозначений являются прямым следствием наличия правовосстановительной и штрафной функций, поскольку данные меры ответственности служат не только целям наказания и предупреждения, но и прежде всего восстановлению положения, существовавшего до нарушения права. Восстановление имущественного положения правообладателя подразумевает, что он должен быть поставлен в то имущественное положение, в котором находился бы, если бы товарный знак использовался правомерно.
Уничтожение контрафактных товаров является следствием не только штрафной, но также воспитательной и стабилизирующей функций. Воздействуя на нарушителя, ликвидируя дальнейшую возможность ввести товары в гражданский оборот, правоприменитель тем самым воздействует и на общество, уведомляя о том, что гражданский оборот возможен только в рамках правового поля.
Наличие санкций позволяет говорить об исполнении стимулирующей функции, убеждая потенциальных правонарушителей в том, что выгоднее осуществлять гражданский оборот в рамках правового поля.
Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).
Условиями признания действий субъекта нарушением исключительного права на товарный знак являются:
1) «несанкционированное» правообладателем использование сходного с его товарным знаком обозначения;
2) тождественность или однородность товаров (услуг), маркируемых обозначениями правообладателя и нарушителя;
3) вероятность смешения как последствие незаконного использования чужого товарного знака.
Под незаконным использованием товарного знака могут пониматься различные действия: производство товаров с размещенным на них чужим товарным знаком, предложение к продаже, продажа таких товаров; их импорт на территорию Российской Федерации, использование чужого товарного знака в рекламе, в сети Интернет, в том числе в своем доменном имени.
В ситуации, когда один субъект произвел контрафактный товар (например, завод), а другой (магазин) продал данный товар потребителям, ответственность за нарушение исключительного права несет как первый, так и второй. Правообладатель может предъявить иск как ко всем этим субъектам, так и каждому из них по своему усмотрению. Однако ответственность таких лиц не носит солидарного характера. Каждый из субъектов несет самостоятельную ответственность.
В соответствии с п. 6.1 ст. 1252 ГК РФ солидарный характер носит ответственность субъектов, которые совместными действиями нарушили чужое исключительное право.
Данные ситуации самостоятельной и солидарной ответственности нескольких лиц в судебной практике разграничиваются. Как отмечено в п. 1 справки Суда по интеллектуальным правам: «при рассмотрении требований о привлечении к солидарной ответственности за нарушение исключительного права следует исходить из того, нарушены ли такие права совместными действиями лиц, к которым предъявлено такое требование, либо каждое из этих лиц допустило самостоятельное нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Например, при нарушении исключительного права на товарный знак посредством размещения на сайте в сети “Интернет” предложения к продаже товара, маркированного обозначением, сходным до степени смешения с таким товарным знаком, администратор доменного имени и лицо, разместившее информацию на сайте, могут быть привлечены к солидарной ответственности, поскольку исключительное право на товарный знак нарушено их совместными действиями. В свою очередь, при предъявлении требования о защите исключительного права на товарный знак к нескольким последовательным перепродавцам контрафактного товара, на них не может быть возложена солидарная ответственность перед правообладателем, поскольку нарушением исключительного права является каждый случай реализации такого товара, вследствие чего каждый нарушитель несет самостоятельную ответственность за допущенное им нарушение»[6].
Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные различия.
Под однородными товарами понимаются товары, имеющие сходные характеристики и состояние из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции, что и оцениваемые (ввозимые) товары, и быть с ними коммерчески взаимозаменяемыми.
Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства[7].
Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов.
Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию[8]. Вероятность смешения оценивается, как правило, с позиции среднего, «неискушенного» потребителя. Но для товаров, имеющих определенный круг потребителей, например предназначенных для использования в определенной сфере деятельности, учитывается мнение адресной группы потребителей.
Для констатации нарушения достаточно одной вероятности смешения. Правообладатель не должен доказывать факт введения в заблуждение конкретных потребителей. Незаконное использование товарного знака иным лицом влечет возникновение на стороне правообладателя различных имущественных потерь.
Обратимся к зарубежному законодательству. Западные правопорядки в целом определяют нарушения прав на товарный знак сходным образом.
В соответствии с абз. 2 § 14 Закона ФРГ «О защите товарных знаков и других обозначений»[9] нарушением исключительного права на товарный знак признается использование в коммерческой деятельности без согласия на то правообладателя:
• любого обозначения, которое является идентичным товарному знаку и используется в отношении товаров (услуг), идентичных тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак;
• любого обозначения, если ввиду тождественности такого обозначения или схожести с товарным знаком и тождественности или схожести маркируемых ими товаров (услуг) существует риск введения потребителей в заблуждение относительно происхождения товара;
• любого обозначения, которое является идентичным или сходным до степени смешения с товарным знаком в отношении неоднородных товаров (услуг), при условии, что товарный знак обладает значительной деловой репутацией на территории Германии, а нарушитель получает несправедливые преимущества от использования чужого знака.
В США нарушением исключительного права на товарный знак признается его коммерческое использование иным лицом при отсутствии согласия правообладателя, в том числе воспроизведение, копирование, имитация зарегистрированного товарного знака при продаже или рекламе товаров. Необходимым условием признания такого использования нарушением является обман или введение в заблуждение потребителей (§ 1114 Кодекса США (Закон США «О товарных знаках»)[10]).
В Законе ФРГ «О защите товарных знаков и других обозначений» установлена презумпция, что при тождественности используемого обозначения с товарным знаком и идентичности маркируемых ими товаров (услуг) имеет место нарушение исключительного права. Для тех случаев, когда по одному из данных показателей отсутствует полная тождественность, ключевым критерием нарушения является введение потребителей в заблуждение.
В американском законодательстве критерий заблуждения является ключевым для всех случаев. Остальные обстоятельства, как то: однородность товаров (услуг) истца и ответчика, сила и степень различительной способности знака истца, природа и объем маркируемых знаков товаров, их стоимость, искушенность потребителей товара – рассматриваются лишь в качестве факторов, влияющих на вероятность введения в заблуждение[11]. Ни одно из них не имеет определяющего значения. При этом суды не просто смотрят на товары истца и ответчика со всех сторон, но и анализируют обстоятельства их продажи: цену, упаковку, рекламу и т. п[12]. Вместе с тем наиболее значимыми факторами все равно признаются схожесть знаков, умысел ответчика и фактическое введение в заблуждение[13].
В доктрине особо подчеркивается, что при введении в заблуждение имеет место смешение в сознании потребителей источников происхождения товаров. В таком случае несанкционированное использование сходных знаков должно признаваться правомерным, если оно не вводит потребителей в заблуждение относительно источника происхождения товара. Правообладатели должны оставаться терпимыми к такому использованию, даже если верят, что оно причиняет им вред[14].
Интересны сопутствующие замечания американских авторов, сделанные в данном аспекте. Отмечается, что правообладатели, безусловно, заинтересованы в более широкой правовой охране своих товарных знаков. Они предпочли бы полный контроль над своими обозначениями, пресекая абсолютно все попытки несанкционированного использования сходных с ними товарных знаков. Подобному расширению правовой охраны товарного знака соответствовало бы понимание товарного знака как обычного личного имущества (объекта собственности). Вместе с тем доктрина товарных знаков последовательно отрицает подобный подход к раскрытию их сущности[15].
Данный вывод является одним из аргументов в пользу функциональной легитимации исключительных прав при отказе от естественно-правового понимания их природы, рассматривающего такое право в качестве абсолютного господства субъекта над нематериальными объектами. Исключительное право на товарный знак защищается и поддерживается до тех пор, пока речь идет о реализации индивидуализирующей функции. Если отсутствует вероятность смешения товаров (услуг) в силу их неоднородности, то нет необходимости и в обеспечении эксклюзивного использования обозначения конкретным субъектом.
При раскрытии сущности противоправного использования чужого товарного знака необходимо определить, с которого момента использование сходного с товарным знаком обозначения становится незаконным. Является ли нарушением исключительного права на товарный знак использование третьими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения в период между датой подачи заявки (датой приоритета) и датой регистрации этого товарного знака, при условии того, что товарному знаку в конечном итоге была предоставлена правовая охрана?
Релевантные законодательные нормы недостаточно четкие, более того – противоречивые. Согласно п. 1 ст. 1491 ГК РФ исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности либо в случае регистрации товарного знака по выделенной заявке с даты подачи первоначальной заявки. Данную норму можно истолковать так, что товарный знак (при условии, что он был в последующем зарегистрирован) пользуется правовой охраной, начиная с даты подачи заявки. Соответственно, использование его иным лицом с этого момента является незаконным и должно быть квалифицировано в качестве нарушения исключительного права. Однако возможно и другое толкование п. 1 ст. 1491 ГК РФ. Можно предположить, что данная норма определяет лишь момент, с которого должен исчисляться срок существования исключительного права на товарный знак, и на отношения, связанные с защитой исключительного права, она не распространяется. Согласно п. 1 ст. 1477 ГК РФ исключительное право на товарный знак должно удостоверяться свидетельством на товарный знак. В ст. 1484 ГК РФ исключительное право раскрывается как право лица, на имя которого зарегистрирован товарный знак. При этом, как гласит п. 3 ст. 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Иными словами, в норме, определившей состав нарушения исключительного права на товарный знак, также речь идет о зарегистрированном обозначении.
Ученые предлагают принципиально разное толкование данных норм[16]. Так, например, Д. В. Мурзин делает однозначный вывод о том, что в период между датой подачи заявки (датой приоритета) и датой государственной регистрации товарного знака исключительное право на этот товарный знак не существовало, и даже не было уверенности, что государственная регистрация будет произведена. Следовательно, отсутствует противоправность поведения субъекта, обвиняемого в нарушении исключительного права. Это исключает применение к данному субъекту как мер ответственности, так и мер защиты. В то же время, по мнению А. П. Сергеева, из положений п. 1 ст. 1491 ГК РФ четко следует, что исключительное право на товарный знак действует с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака.
В судебной практике длительное время отсутствовал единый подход. Изначально суды склонялись к тому, что нарушение исключительного права может иметь место с даты подачи заявки на регистрацию товарного знака (далее – первый подход). Так, например, в постановлении от 09.09.2016 по делу № А32-30594/2012 Суд по интеллектуальным правам РФ признал ошибочным довод ответчика об отсутствии нарушения исключительного права на спорный товарный знак в период времени, предшествующий дате его регистрации. При этом Суд руководствовался п. 1 ст. 1491 ГК РФ, согласно которому исключительное право на товарный знак действует с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака. Следовательно, как отмечал суд, в случае предоставления соответствующему обозначению правовой охраны исключительное право на товарный знак действует с момента подачи соответствующей заявки (дата приоритета) и, соответственно, подлежит защите. Поэтому использование товарного знака в указанный период также является нарушением исключительного права на него.
Между тем в последних своих решениях Суд последовательно придерживается иного подхода. Так, в постановлении от 20.06.2017 по делу № А07-18668/2016 суд признал обоснованным довод заявителя кассационной жалобы о том, что при определении размера компенсации подлежала учету стоимость спорных товаров, реализованных ответчиками в период начиная с момента регистрации товарного знака истца (с 02.02.2015), а не с даты его приоритета (далее – второй подход). В силу ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак принадлежит лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю). Таким образом, совершенные другими лицами до государственной регистрации товарного знака действия по использованию сходного обозначения не являются нарушением исключительного права и к таким лицам не могут быть применены меры ответственности, предусмотренные гражданским законодательством.
К выводу о том, что в период между подачей заявки и регистрацией товарного знака исключительное право не защищается, Суд по интеллектуальным правам пришел также и в постановлении от 03.04.2017 по делу № А54-4230/2015. В данном случае суд руководствовался следующей логикой: «При отсутствии государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака, заявленного на такую регистрацию и проходящего соответствующую процедуру проверки в Роспатенте, не может быть признано средством индивидуализации по смыслу положений ГК РФ, а следовательно, оно не подлежит судебной защите до даты его регистрации. В свою очередь хозяйствующие субъекты, при соблюдении всей должной осмотрительности и осторожности, не могут и не должны знать о наличии поданной в Роспатент заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, сходного с используемым ими обозначением, что исключает наличие в их действиях нарушения каких-либо прав подателя такой заявки. Таким образом, хотя момент возникновения исключительного права на товарный знак устанавливается во время регистрации товарного знака ретроспективно, т. е. с момента подачи заявки на его регистрацию, обязанность неограниченного круга лиц такое право не нарушать не может возникнуть ранее внесения товарного знака в Государственный реестр. То есть товарный знак подлежит правовой охране только с момента его регистрации и внесения соответствующих сведений в Государственный реестр».
У каждого из обозначенных подходов есть свои плюсы и минусы.
Следует начать с того, что основной функцией товарных знаков является указание на источник происхождения товара и снижение, таким образом, издержек потребительского выбора. Интересы потребителей при этом играют определяющую роль при регулировании использования и защиты товарных знаков. Большинство положений § 2 гл. 76 ГК РФ в той или иной мере служат тому, чтобы потребители не были введены в заблуждение относительно характеристик и изготовителя товара. Этого возможно добиться лишь при последовательном атрибутировании обозначения конкретному субъекту. Чем раньше это будет сделано – тем лучше. На практике предприниматели вряд ли будут ждать, пока Роспатент выдаст им свидетельство на товарный знак, чтобы начать как-то индивидуализировать свои товары (услуги) на рынке. Равно как и инвестировать средства в маркетинг, продвижение своего бренда. Появление иного субъекта со схожим обозначением может ввести потребителей в заблуждение. Менее вероятно, но также возможно, что на данном этапе потребители начнут в большинстве своем связывать обозначение с конкурентом заявителя. Наконец, всегда существует риск, что «отсрочкой» правовой охраны товарного знака от момента подачи заявки воспользуются недобросовестные субъекты, которые захотят паразитировать на чужом бренде хотя бы в период рассмотрения заявки Роспатентом. Возможность взыскания компенсации (убытков) за период с момента подачи заявки до регистрации (при условии, что товарный знак будет зарегистрирован) снизит подобные риски и позволит правообладателю компенсировать возникшие на данном этапе имущественные потери. Особенно это актуально для той ситуации, когда после регистрации обозначения предполагаемый нарушитель перестал использовать обозначение.
В пользу данного подхода говорит также тот факт, что в таком случае не сокращается десятилетний срок использования знака до возможного его продления. Данный аргумент нельзя признать существенным. Исключительные права на товарные знаки (в отличие от патентных исключительных прав) фактически носят неограниченный по сроку характер. Каждое десятилетие правообладателю важно лишь подтверждать свою заинтересованность в товарном знаке, чтобы сохранять свою «монополию» на его использование. В таком случае, даже если исходить из того, что первоначальный десятилетний период сокращается, нельзя сказать, что интересы правообладателя в эффективной коммерциализации бренда как-то пострадают.
Аргумент судов о том, что хозяйствующие субъекты, при соблюдении всей должной осмотрительности и осторожности, не могут и не должны знать о наличии поданной в Роспатент заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, нуждается в уточнении. На сайте Роспатента помимо реестра зарегистрированных товарных знаков размещается реестр поданных заявок на регистрацию. На практике многие субъекты, прежде чем начать использовать в своей деятельности конкретное обозначение, проверяют его по реестру заявок. Другое дело, что в некоторых случаях у участников оборота не может быть уверенности (например, есть основание предполагать, что оно является ложным или описательным) относительно того, получит ли обозначение правовую охрану. Роспатент и суд зачастую различным образом отвечают на вопрос – может ли данное конкретное обозначение быть зарегистрированным в качестве товарного знака. Таким образом, можно признать, что выбор первого подхода может повлечь за собой нарушение интересов добросовестных участников рынка. Желая избежать ответственности за противоправное поведение, они будут вынуждены проводить поиск и анализ по заявкам, что повлечет дополнительные издержки. Здесь, однако, нужно отметить, что подобные проблемы будут «сниматься» при регистрации компанией на себя товарного знака (которой в любом случае предшествует поиск по заявкам). Обозначенный риск носит в большей степени умозрительный характер. На практике вряд ли найдется много предпринимателей, которые будут регулярно проверять все зарегистрированные товарные знаки и поданные заявки, но не пытаться зарегистрировать собственный товарный знак.