Е. Тиллинг,
партнер, руководитель практики по интеллектуальной собственности компании Goltsblat BLP;
И. Моцный,
руководитель группы, практика по интеллектуальной собственности компании Goltsblat BLP
Часть 4 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) вступила в силу 1 января 2008 г. и объединила все нормы об интеллектуальной собственности, которые до указанной даты содержались в разных законах. Можно сказать, что часть 4 ГК РФ представляет собой своеобразный «кодекс интеллектуальной собственности», в котором содержатся как общие положения, применимые ко всем областям интеллектуальной собственности, так и нормы, регулирующие конкретные области, например авторское право, товарные знаки, изобретения и т. д. В связи с принятием нового законодательства по интеллектуальной собственности формируется и новая судебная практика.
В настоящей статье проанализированы ключевые события судебной практики по защите интеллектуальной собственности после вступления в силу части 4 ГК РФ, а именно – принятие совместного документа высшими судебными инстанциями России. Пленумы Верховного Суда РФ (ВС РФ) и Высшего Арбитражного Суда РФ (ВАС РФ) приняли совместное постановление, в котором было дано толкование отдельных положений нового законодательства. Также мы приводим постановление ВАС РФ, в котором впервые в России были проанализированы вопросы ответственности интернет-сервис провайдеров за нарушения авторских прав.
Совместное постановление Пленумов ВС РФ № 5 и ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление) стало первым актом высших судебных инстанций, разъясняющим отдельные положения нового законодательства Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. Данный документ достаточно объемен, и в настоящей статье мы постарались дать краткий обзор и анализ наиболее существенных моментов, которые, на наш взгляд, могут быть интересны правообладателям и пользователям.
Квалификация договоров. Четвертая часть ГК РФ установила, что все права на объекты интеллектуальной собственности могут передаваться по договору об отчуждении прав и по лицензионному договору. Договор, предусматривающий отчуждение права на интеллектуальную собственность, но в то же время вводящий ограничения по способам использования либо имеющий определенный срок действия, может быть квалифицирован судом как лицензионный договор путем сопоставления с другими условиями договора, его смыслом в целом, а также выяснения действительной общей воли сторон. При отсутствии такой возможности договор признается недействительным.
Момент перехода исключительного права по договору отчуждения, подлежащего государственной регистрации, определяется датой регистрации этого договора. А именно: если договор об отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации (например, права на товарный знак), то отчуждаемое право переходит к приобретателю императивно в момент совершения такой регистрации. Условие договора об ином моменте перехода права ничтожно.
Срок действия срочного лицензионного договора определяется сроком действия права на используемый по этому договору объект исключительных прав. Так, лицензионный договор может быть заключен на срок, не превышающий срока действия исключительного права. Если договор предусматривает более длительный срок действия, то он считается заключенным на срок, равный сроку действия исключительного права.
Условие о вознаграждении в лицензионном договоре. Лицензионный договор должен содержать прямое указание либо на размер вознаграждения или порядок его определения, либо на безвозмездность договора. Если в договоре нет ни одного из этих условий, он считается незаключенным.
Лицензиару не может быть отказано в требовании о взыскании вознаграждения по лицензионному договору, даже если лицензиат не использует соответствующий объект исключительных прав. В случае если размер вознаграждения по договору определяется на основе дохода или выручки, а лицензиат не использовал результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, сумма вознаграждения определяется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего объекта.
Если право на использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации предоставлено по лицензионному договору, согласия лицензиата на заключение договора об отчуждении исключительного права не требуется. Заключение такого договора не влияет на действие лицензионного договора.
Ограничение права лицензиара по договору. Лицензионный договор по общему правилу предполагает сохранение за лицензиаром права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации наряду с лицензиатом. Вместе с тем договор об исключительной лицензии может содержать условие о том, что такое право не сохраняется за лицензиаром.
Компенсация за нарушение исключительных прав на произведения и товарные знаки. Размер компенсации определяется судом и не зависит от размера возникших у правообладателя убытков, но цена иска при обращении в суд должна быть указана в твердой сумме. При этом компенсация взыскивается при доказанности факта нарушения, и у правообладателя нет необходимости доказывать размер убытков. Поскольку размер взыскиваемой суммы остается на усмотрение суда, при определении размера компенсации судам надлежит руководствоваться следующими факторами: характером допущенного нарушения; сроком незаконного использования; степенью вины правонарушителя; наличием ранее совершенных лицом нарушений прав данного правообладателя; вероятными убытками правообладателя. Определяющим в данной ситуации является принцип соразмерности компенсации последствиям допущенного нарушения.
Право на взыскание компенсации или возмещение убытков принадлежит лицу, которому на момент совершения нарушения принадлежало нарушенное право. Это право не переходит к лицензиату по лицензионному договору или к приобретателю по договору об отчуждении исключительного права. Вместе с тем это право может быть передано отдельно по договору об уступке права (требования).
Авторское право. В Постановлении еще раз подчеркивается, что, пока не доказано иное, предполагается, что любое произведение создано творческим трудом. Кроме того, сделана попытка определить критерий «творчества», однако суды лишь указали на то, что само по себе отсутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности произведения не может свидетельствовать о том, что оно не создано творческим трудом и, следовательно, не является объектом авторского права.
В отношении технических средств защиты авторского права и устройств, которые могут быть использованы для обхода таких технических средств, Постановление разъяснило, что под запрет подпадают технологии, технические устройства или их компоненты, которые рекламировались, предлагались к продаже и продавались именно в качестве средств обхода технических средств защиты. Однако суды заметили, что запрет не охватывает случаи, когда технологии, технические устройства или их компоненты изначально разрабатывались, изготовлялись и распространялись в целях, не связанных с осуществлением или обеспечением обхода технических средств защиты (при этом суду необходимо установить, возможно ли коммерческое использование таких технологий, технических устройств или их компонентов в каких-либо иных целях, отличных от обхода технических средств защиты).
Право на исполнение. В Постановлении даны разъяснения, которые необходимо учитывать при заключении между заказчиком и исполнителем договора о создании аудиовизуального произведения (например, рекламного ролика), чтобы впоследствии не получить претензию о нарушении смежных прав со стороны исполнителя.
При заключении с исполнителем договора о создании аудиовизуального произведения согласие исполнителя на использование исполнения в составе аудиовизуального произведения предполагается, даже если это не предусмотрено договором. Между тем согласие исполнителя на отдельное использование звука или изображения, зафиксированных в аудиовизуальном произведении, должно быть прямо выражено в договоре.
Эта норма относится не к правилам, установленным законом для договора, а к порядку законного использования звука или изображения.
Следовательно, отдельное использование звука или изображения при отсутствии прямого указания на предоставление такого права в договоре является нарушением исключительного права использования исполнения и в том случае, если соответствующий договор был заключен до момента, когда это требование было установлено законодателем сначала в Законе об авторском праве, а потом в ГК РФ.
Однако согласие на отдельное использование зафиксированного в произведении звука или изображения должно быть прямо установлено договором. В противном случае такое использование будет считаться нарушением прав исполнителя.
Охрана изображения гражданина. Суды разъяснили, что право на обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина не является исключительным правом в смысле положений части 4 ГК РФ. Следовательно, в случае нарушения указанного права могут быть применены лишь способы защиты, установленные ст. 12 ГК РФ.
Также суды отметили случаи, когда в силу ст. 152.1 ГК РФ не требуется согласия гражданина на обнародование и дальнейшее использование изображения. К таким случаям относятся следующие:
• использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах;
• изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения (кино– и фотосъемка, видеозапись, осуществляемая в ходе проведения открытых судебных заседаний), или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом использования;
• гражданин позировал за плату.
Эти разъяснения важны для надлежащего оформления договорных отношений с гражданином, чье изображение используется, например, в рекламе, с целью предотвращения возможных претензий с его стороны.
Лицо, обязанное выплатить вознаграждение за использование служебного изобретения. Постановление разъясняет порядок выплаты вознаграждения автору в случае перехода исключительного права на произведение или изобретение от работодателя к другому лицу: эта обязанность остается за работодателем независимо от заключенных лицензионных договоров или договоров об отчуждении исключительного права. При этом она может перейти к другому лицу в порядке универсального правопреемства, например, при реорганизации работодателя – юридического лица.
Кроме того, Постановление также разъяснило, что условия, относящиеся к вознаграждению за использование служебного произведения, могут быть предусмотрены как в трудовом договоре, так и в иных дополнительных соглашениях, заключаемых между работником и работодателем. Таким образом, размер и порядок выплаты авторского вознаграждения работнику могут быть предусмотрены в трудовом договоре. В таком случае нет необходимости заключать отдельный договор на выплату вознаграждения.
В Постановлении даны разъяснения по некоторым вопросам, связанным с фирменными наименованиями – средствами индивидуализации коммерческих организаций, право на которые возникает автоматически в силу регистрации юридического лица и не может быть отчуждено или предоставлено для использования.
В частности, суды четко разъяснили, что аббревиатура СНГ не может включаться в фирменное наименование юридического лица, что следует учитывать при учреждении дочерних компаний.
Также высшие судебные инстанции обратили внимание на то, что в силу п. 4 ст. 54 ГК РФ и п. 1 ст. 1473 ГК РФ право на фирменное наименование возникает только у юридического лица, являющегося коммерческой организацией. Наименования некоммерческих организаций (ст. 4 ФЗ от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях») не являются средством индивидуализации юридических лиц в смысле положений части 4 ГК РФ, на них не распространяется правовая охрана, установленная параграфом 1 главы 76 ГК РФ. В этой связи, правила, предусмотренные ст. 1473 ГК РФ, в том числе запреты, содержащиеся в п. 4 этой статьи, на некоммерческие организации не распространяются.
Кроме этого в Постановлении дано правило разрешения конфликта между юридическими лицами с одинаковыми или сходными до степени смешения фирменными наименованиями, осуществляющими аналогичную деятельность. Защите подлежит исключительное право того юридического лица, чье наименование было включено в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), т. е. было зарегистрировано ранее, вне зависимости от того, какое из лиц раньше приступило к соответствующей деятельности.
Высшие судебные инстанции дали рекомендации по применению отдельных положений, посвященных праву на коммерческое обозначение. В частности, в Постановлении обращается внимание на то, что исключительное право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала его фактического использования для индивидуализации предприятия. При этом исключительное право признается в отношении обозначения, которое обладает достаточными различительными признаками и, если его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории. По смыслу п. 2 ст. 1540 ГК РФ исключительное право на коммерческое обозначение прекращается автоматически, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.
Таким образом, для доказательства наличия своего исключительного права на коммерческое обозначение необходимо быть готовым документально подтвердить факт начала использования такого обозначения, а также его известность в пределах территории, на которой оно используется.
Между тем высшие судебные инстанции оставили нерешенным важный, на наш взгляд, возникающий на практике вопрос, связанный с применением положений ст. 1538 ГК РФ, в которой содержится понятие коммерческого обозначения. Из буквального толкования указанной статьи следует, что для использования коммерческого обозначения должны соблюдаться следующие требования:
• коммерческое обозначение может использовать юридическое лицо (в т. ч. некоммерческая организация), осуществляющее предпринимательскую деятельность, или индивидуальный предприниматель для индивидуализации предприятия, которое ему принадлежит;
• такое предприятие должно соответствовать признакам, закрепленным в ст. 132 ГК РФ.
Если по первому пункту вопросов не возникает, то в отношении второго не существует единых подходов к применению указанной нормы. Так, предприятие в значении ст. 132 ГК РФ рассматривается как объект права. Предприятием признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью, и права на предприятие как имущественный комплекс и на сделки с ним подлежат государственной регистрации. Таким образом, факт принадлежности прав на предприятие как имущественный комплекс подтверждается свидетельством о праве собственности на данное предприятие. Между тем на практике такие предприятия встречаются крайне редко.
Поэтому имеет место неоднозначное толкование этой нормы судами[1], и возникает проблема невозможности использования коммерческих обозначений юридическими лицами, которые не являются собственниками предприятий. Это связано с буквальным толкованием положений ст. 1538 ГК РФ, в которой содержится прямая привязка понятия «предприятие» к ст. 132 ГК РФ. Между тем какие-либо единые рекомендации по применению норм ст. 1538 ГК РФ на данный момент отсутствуют.
В то же время разработчики Гражданского кодекса рассматривают право на коммерческое обозначение как «право на вывеску», которое возникает в силу самого использования обозначения и не подлежит обязательной государственной регистрации[2]. Вместе с тем исключительное право возникает не на любое обозначение, а лишь на такое, которое обладает достаточными различительными признаками и отвечает критерию известности, означающему, что употребление правообладателем указанного обозначения для индивидуализации принадлежащего ему предприятия должно быть известным в пределах определенной территории. То есть коммерческое обозначение используется в отношении любого предприятия как участника хозяйственной деятельности не в строгой привязке к ст. 132 ГК РФ.
Представляется, что в целях разрешения данного вопроса необходимы разъяснения высших судебных инстанций для обеспечения единого подхода к применению обозначенных положений ст. 1538 ГК РФ. Для устранения неоднозначного толкования указанной нормы целесообразно также внести изменения в ст. 1538 ГК РФ и исключить ссылку на ст. 132 ГК РФ.
Право суда обязать Роспатент аннулировать патент или товарный знак. Рассматривая дело, в котором оспаривается решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в признании недействительными патента или предоставления правовой охраны товарному знаку, суд вправе с учетом конкретных фактических обстоятельств обязать Роспатент аннулировать патент или товарный знак. Это разъяснение позволяет избегать ситуаций, когда при повторном рассмотрении возражения в Палате по патентным спорам принимается решение, идентичное отмененному судом.
Последствия признания патента и товарного знака недействительными. Важное разъяснение дано в отношении наступления ответственности за несанкционированное использование патента и товарного знака, признанных впоследствии недействительными, а также действительности сделок, основанных на таких патентах и товарных знаках.
Так, суды разъяснили, что действия третьих лиц по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца, патенты на которые впоследствии были признаны недействительными, а также по использованию товарного знака, предоставление правовой охраны которому впоследствии было признано недействительным, не могут быть признаны нарушением прав лица, за которым были зарегистрированы аннулированные таким образом патент или товарный знак.
Суды указали на то, что патент или товарный знак, оспоренные в установленном порядке, считаются аннулированными с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента или регистрацию товарного знака, т. е. с даты приоритета. Решение Роспатента о признании патента или предоставления правовой охраны товарному знаку недействительными вступает в силу со дня его принятия.
Также необходимо исходить из того, что после признания недействительными патента или предоставления правовой охраны товарному знаку сделки, заключенные на основе патента или о товарном знаке в период их действия, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о признании недействительными патента или предоставления правовой охраны товарному знаку.
По лицензионным договорам лицензиат лишается права требовать возврата лицензионных платежей за период, предшествующий признанию патента или товарного знака недействительным. Не подлежит также удовлетворению требование лицензиара о взыскании неуплаченных лицензионных платежей за период, предшествующий признанию недействительным патента или товарного знака.
Злоупотребление правом и недобросовестная конкуренция. Суды дали разъяснения, направленные на предотвращение действий недобросовестных правообладателей. Так, Постановление предусматривает право суда отказать лицу в защите его права на товарный знак, если по материалам дела, исходя из фактических обстоятельств, действия по регистрации товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом. Наличие в таких действиях злоупотребления правом либо недобросовестной конкуренции является также основанием для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.
В случае недобросовестной конкуренции возражение против правовой охраны вправе направить только заинтересованное лицо (то, чьи права нарушены актом недобросовестной конкуренции), которое прилагает решение антимонопольного органа, признающее недобросовестной конкуренцией регистрацию товарного знака. По получении возражения и такого решения Роспатент признает недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку.
Оспаривание данного решения Роспатента по мотивам отсутствия в действиях правообладателя признаков недобросовестной конкуренции может производиться только после отмены соответствующего решения антимонопольного органа судом. Однако признается возможность оспаривания обоих решений в одном судебном процессе.
В рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании регистрации недействительной суд вправе по собственной инициативе признать действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией. В этом случае суд признает недействительным решение Роспатента и обязывает его аннулировать регистрацию товарного знака.
Как ранее действовавшее, так и действующее законодательство в области интеллектуальной собственности РФ, в отличие от законодательства стран Европейского союза и США, не содержит специальных положений об ответственности интернет-сервис провайдеров за нарушения авторских и смежных прав, совершаемые пользователями. Например, в США данный вопрос урегулирован в Digital Millennium Copyright Act 1998 (DMCA), а в ЕС – Директивой по электронной коммерции (Directive 2000/31 of the European Parliament and of the Council of 8 June on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market).
Этот вопрос был рассмотрен в постановлении ВАС РФ от 23 декабря 2008 г. № 10962/08.
Данный судебный акт касается вопроса ответственности хостинг-провайдеров (лиц, предоставляющих свои серверы для размещения информации в сети Интернет) за размещение на сайтах их клиентов информации, нарушающей авторские и смежные права.
Суд освободил интернет-хостинг провайдера от ответственности за нарушения авторских прав, которые совершались пользователями.
ВАС РФ обосновал свою позицию следующими аргументами:
• хостинг-провайдер является лицом, выполняющим лишь технические функции по размещению оборудования абонента и его техническому обслуживанию. При этом, как правило, доступ к этому оборудованию провайдеру не предоставляется. Следовательно, по общему правилу ответственность за размещаемую на интернет-сайте информацию должен нести абонент, а не провайдер;
• при решении вопроса о привлечении к ответственности хостинг-провайдера необходимо доказать, что он знал или мог знать о фактах нарушения исключительных прав. Бремя доказывания в данном случае возлагается на правообладателя, требующего защиты своих прав.
Таким образом хостинг-провайдер может нести ответственность за нарушение авторских и смежных прав, только если будет доказано, что он инициирует передачу информации, выбирает получателя информации или влияет на ее целостность. Провайдер должен отвечать лишь за ту информацию, которую он сам размещал в сети Интернет, либо за ту, в размещении которой каким-либо образом участвовал.
Тот факт, что провайдер содействовал поиску незаконно разместившего информацию лица, а правообладатель не обратился к провайдеру с требованием приостановить оказание услуг этому лицу, стал в данном деле серьезным аргументом в пользу провайдера. Как следствие, можно утверждать, что суд посчитал раскрытие информации и приостановление оказания услуг хостинга обязанностью провайдера, неисполнение которой может повлечь привлечение его к ответственности.